专利无效宣告审查中的依职权调查原则
 
张苏沛律师:专利无效宣告审查中的依职权调查原则

  案情简介:(40684)号专利无效请求案和(40690)号专利无效请求案,涉及的是一项发明专利无效请求的合案审理,该案经专利复审委员会(下称复审委)第5941号《无效宣告请求审查决定书》宣告该专利全部无效和北京市第一中级人民法院第546号行政判决书维持原决定,最终到北京市高级人民法院第121号行政判决书“撤销北京一中院行政决定;撤销复审委审查决定”的一锤定音,可谓一波三折。本案最值得从法律角度予以特别关注的是:专利无效过程中,合议组对“依职权调查原则”的适用问题。

  本案代理律师南京知识律师事务所张苏沛律师评析:本案请求人一和请求人二在无效宣告过程中分别提交了不同的证据(对比文件),经合并审理,复审委在作出无效宣告请求审查决定时对证据进行了组合使用得出本案专利全部无效的结论。专利权人不服,诉至法院。
  北京一中院认为:由于请求人一和请求人二提交的所有对比文件已于口头审理之前转交给专利权人,即专利权人对对比文件已经了解,且复审委也给予了专利权人对所有对比文件发表意见的机会,在此情况下,复审委在无效审查过程中依职权组合使用任一无效请求人的对比文件没有损害专利权人的权利,并无不当,因此,复审委在无效审查过程中对证据的采信和使用未违反法律、法规的规定。
  北京高院认为:复审委在专利无效宣告请求审查程序中对不同无效宣告请求人提出的针对同一专利权的不同无效宣告请求进行合并审理的过程中,对不同无效宣告请求人提交的证据或者证据的结合方式等应当依据各个当事人的请求进行审查,并且,在作出无效宣告请求审查决定以前应当给予对其不利的当事人针对无效宣告请求审查决定所采用的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会。合并审理不等于可以违背请求原则而共享证据。故原审法院关于复审委在无效审查程序中的对证据的采信和使用为未违反法律、法规的规定的认定是错误的,本院应予纠正。
  一、二审法院在相同的事实情况下,为什么会得出完全相反的结论?
  首先,《审查指南》第四部分第三章规定:在无效宣告程序中,复审委通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查。本案中无效请求人一和无效请求人二分别提交了不同的对比文件,复审委针对无效请求人提出的不同理由和证据进行审理,符合《审查指南》规定的请求原则。
  其次,《审查指南》规定,对一项专利权提出了多个无效宣告请求的,应当尽可能合案审查,其中所有的请求人均为当事人。本律师认为请求原则和合案审查原则没有损害任何一方当事人的利益,符合法律、法规的规定。
  第三,虽然《审查指南》第四部分第三章3.2依职权调查原则规定:“必要时,合议组可以依职权要求当事人针对其在规定的期限内主张的事实补充证据。必要时,合议组可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性的证据。专利复审委员会可以自行或者委托地方知识产权局(或相应职能部门)或者其他相关部门调查有关事实或者核实有关证据。所需费用由专利复审委员会或当事人承担。必要时,特别是在因专利权存在请求人未提及的缺陷而使合议组不能针对请求人提出的无效宣告理由得到有意义的审查结论的情况下,合议组可以依职权对请求人未提及的理由进行审查。”仔细推敲这段话,本律师认为专利复审委员会可以依职权调查,这属于专利复审委员会的裁量范围,但其必须满足一定的条件:合议组可以对技术词典、技术手册、教科书中的内容直接引用,但引用内容必须是所属技术领域中的公知常识性的内容,也就是说,该句话的重点在于引入的内容必须为公知常识,而引入的内容的载体究竟是什么并非问题的关键。至于最后一句话,“必要时,特别是在因专利权存在请求人未提及的缺陷而使合议组不能针对请求人提出的无效宣告理由得到有意义的审查结论的情况下,合议组可以依职权对请求人未提及的理由进行审查。”本律师认为其与请求原则、听证原则相互矛盾,且有可能会对权利人的利益造成实质影响,违反了法律、法规的规定。北京高院的此次判决就是对该句话的明确否定。北京高院认为,“原审法院在复审委存在程序违法问题上认定事实以及适用法律均有错误”,本律师对此完全赞同。
  最后,本案中,假使合议组依职权调查对证据进行组合使用,并同时给专利权人对此种结合陈述意见的机会,是否符合法律、法规的规定。从北京高院判决书上可以理解为:没有当事人的请求,复审委作出审查决定时不可以主动共享证据。但本律师认为可以,理由在于:无效宣告程序虽然是基于当事人的请求而启动,但其仅仅是适用于启动,而该审查实质上还是行政审查,只要复审委在作出审查决定之前,给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所采用的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会,即审查决定对其不利的当事人在通知书、转达文件或者口头审理过程中已经被告知过审查决定所采用的理由、证据和认定的事实,则该决定符合请求原则和听证原则,没有违反法律、法规的规定。从这一点来说,北京高院的判决依据以复审委的审查决定违反了听证原则予以撤销才似乎更为贴切。
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